Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Material Transfer Agreement (MTA)?
Rolf Herrlinger, Assessor jur.
Einleitung
Wissenschaftler von Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie forschungsintensiven Unternehmen sind im Rahmen ihrer Tätigkeit oftmals auf die Verwendung von Materialien (z.B. Zelllinien, chemische Substanzen etc.) angewiesen, die sich im Eigentum bzw. Besitz Dritter befinden. In vielen Fällen ist der Eigentümer bzw. Besitzer des betreffenden Materials auch bereit, dieses dem anfragenden Wissenschaftler zur Verfügung zu stellen.
Im Rahmen eines solchen Materialaustauschs stellen sich, unabhängig von der Art des jeweiligen Materials, eine Vielzahl unterschiedlicher Fragen:
- Was darf der Materialempfänger mit dem Material tun?
- Wem gehören Erfindungen, die unter Verwendung des Materials entstehen?
- Darf man die mit dem Material erzielten Arbeitsergebnisse publizieren?
- Wer haftet für Schäden, die durch die Nutzung des Materials entstehen?
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die wesentlichen Bestandteile eines MTA, mögliche Konfliktpunkte sowie etwaige Lösungsansätze gegeben werden.
Beachtenswerte Punkte im Vorfeld
Erhält ein potentieller Materialgeber eine Material-Anfrage, so muss er vor dem eigentlichen Abschluss eines MTA prüfen, ob er selbst überhaupt zur Überlassung des betreffenden Materials an die anfragende Partei berechtigt ist. Dies gilt vor allem dann, wenn er das Material seinerseits von einem Dritten erhalten hat.
Doch auch wenn das Material durch den Materialgeber selbst entwickelt wurde, kann er Beschränkungen bei der Weitergabe unterliegen, etwa dann, wenn bereits Dritten exklusive Nutzungsrechte an dem Material eingeräumt wurden.
Genaue Definition des Materials und des Verwendungszwecks
Steht fest, dass der Materialgeber bezüglich der Weitergabe des Materials keinen Beschränkungen unterliegt, sollte im Rahmen eines MTA zunächst eine genaue Definition des zu überlassenden Materials sowie des konkreten Verwendungszwecks vorgenommen werden.
Handelt es sich bei dem Materialempfänger um eine Forschungseinrichtung, wird der Gebrauch des Materials in der Regel auf rein wissenschaftliche Zwecke gerichtet sein. Eine Verwendung des Materials für kommerzielle Zwecke sollte dennoch explizit ausgeschlossen werden, um späteren Auseinandersetzungen zwischen den Parteien von vornherein zu begegnen. Dies gilt umso mehr, wenn es sich bei dem Materialempfänger um ein Wirtschaftsunternehmen handelt. Denn hier liegt eine Verwendung des Materials (auch) für kommerzielle Zwecke besonders nahe.
Wird seitens des Materialempfängers neben oder statt einer rein wissenschaftlichen Nutzung des Materials (auch) dessen Verwendung für kommerzielle Zwecke gewünscht, zum Beispiel für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, ist an Stelle eines kostenlosen MTA der Abschluss eines kostenpflichtigen Lizenzvertrages zu empfehlen, der es dem Materialempfänger gestattet, das ihm überlassene Material gegen Zahlung angemessener Lizenzgebühren wirtschaftlich zu nutzen.
Keine Weitergabe des Materials an unbefugte Dritte
Wichtiger Bestandteil eines MTA ist ferner die Verpflichtung des Materialempfängers, das ihm zur Verfügung gestellte Material nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. „Dritte“ können sowohl natürliche Personen (z.B. Wissenschaftler der eigenen oder einer fremden Forschungseinrichtung) als auch juristische Personen (z.B. fremde Unternehmen / Forschungseinrichtungen) sein. Die Frage, welcher Dritte „befugt“ bzw. „unbefugt“ ist, hängt in erster Linie von den im MTA selbst getroffenen Regelungen ab. In der Regel werden die Parteien eines MTA vereinbaren, dass nur die jeweilige, das Material anfragende Arbeitsgruppe des Materialempfängers zur Nutzung befugt ist.
Sieht ein MTA ausnahmsweise doch das Recht des Materialempfängers zur Weitergabe des Materials an Dritte vor, so sollte im MTA festgelegt werden, dass der Materialempfänger auch den Dritten entsprechend den Regelungen des MTA vertraglich zu binden hat.
Keine Haftung des Materialgebers
Die Haftung des Materialgebers für das von ihm zur Verfügung gestellte Material wird im Rahmen eines MTA regelmäßig ausgeschlossen. Der Materialgeber sollte insbesondere keine Haftung dafür übernehmen, dass sein Material für den vom Materialempfänger beabsichtigten Verwendungszweck geeignet ist, durch die Verwendung des Materials keine Rechte Dritter (insbesondere keine gewerblichen Schutzrechte wie z.B. Patente) verletzt werden und die Nutzung des Materials zu keinen Schäden beim Materialempfänger führt.
Ein derartiger Haftungsausschluss ist vor allem bei aus der Grundlagenforschung stammenden Materialien wichtig, da deren Eigenschaften oftmals noch nicht abschließend untersucht wurden.
Mit dem Haftungsausschluss auf Seiten des Materialgebers korreliert die Pflicht des Materialempfängers, ersteren von etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Materials durch den Materialempfänger geltend gemacht werden.
Erfindungen des Materialempfängers
Zu den nach wie vor am häufigsten diskutierten Punkten im Rahmen des Abschlusses eines MTA zählt die Frage, welcher Partei die vom Materialempfänger unter Nutzung des Materials getätigten Erfindungen zustehen.
Seitens des Materialgebers wird immer wieder eine Mitberechtigung hieran geltend gemacht, da erst die Überlassung des Materials es dem Materialempfänger ermögliche, Erfindungen zu tätigen. Dieser Ansatz widerspricht jedoch den Regelungen des Patentrechts, wonach eine Stellung als Miterfinder nur dann in Betracht kommt, wenn ein eigener schöpferischer Beitrag zur Erfindung geleistet wird. Allein in der Überlassung des Materials kann ein solcher schöpferischer Beitrag jedoch grundsätzlich nicht gesehen werden, außer im überlassenen Material ist die Erfindung bereits verkörpert.
Im MTA sollte daher klargestellt werden, dass die allein vom Materialempfänger unter Verwendung des überlassenen Materials getätigten Erfindungen diesem allein zustehen. Entstandene Gemeinschaftserfindungen sollten durch eine separate Vereinbarung angemessen geregelt werden.
Der Materialgeber wiederum sollte darauf achten, dass ihm im MTA das Recht eingeräumt wird, etwaige, unter Verwendung des Materials getätigte Erfindungen des Materialempfängers für eigene wissenschaftliche Zwecke kostenlos nutzen zu dürfen.
Geheimhaltungspflicht und Publikationen
Oftmals werden dem Materialempfänger neben dem eigentlichen Material auch vertrauliche, sich auf das Material beziehende Informationen zugänglich gemacht, die für den Materialgeber ebenfalls einen hohen wirtschaftlichen und/oder wissenschaftlichen Wert besitzen. In diesem Fall ist darauf zu achten, den Materialempfänger auch zur Geheimhaltung dieser Informationen zu verpflichten. Üblich dürfte in diesem Zusammenhang eine Geheimhaltungsdauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Laufzeit des MTA sein. Längere oder kürzere Laufzeiten können jedoch im Einzelfall sinnvoll sein und entsprechend vereinbart werden.
Handelt es sich bei dem Materialempfänger um einen Wissenschaftler einer Universität oder außeruniversitären Forschungseinrichtung, ist den Publikationsregelungen des MTA besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn dieser wird die unter Nutzung des Materials generierten Forschungsergebnisse regelmäßig publizieren wollen.
Im Gegensatz hierzu steht oftmals das bereits oben beschriebene Interesse des Materialgebers, sämtliche sich auf das Material beziehenden Informationen möglichst geheim zu halten.
Um den Interessen beider Parteien gerecht zu werden, empfiehlt sich eine vorherige Abstimmung zwischen Materialgeber und Materialempfänger über den Inhalt der geplanten Publikation. Dem Materialgeber wird hierdurch die Möglichkeit eingeräumt, eine Veröffentlichung seiner vertraulichen Informationen sowie eine Vereitelung etwaiger Schutzrechtsanmeldungen durch neuheitsschädliche Vorpublikationen zu verhindern.
Zum Schutz des Materialempfängers vor willkürlichen Verzögerungen sollte eine Höchstfrist vereinbart werden, nach deren Ablauf der Materialempfänger zur Vornahme der Publikation berechtigt ist, sofern den berechtigten Interessen des Materialgebers Rechnung getragen wurde.
Nutzungsdauer und Herausgabepflicht
Das MTA sollte außerdem festlegen, für welchen Zeitraum der Materialempfänger das ihm zur Verfügung gestellte Material benutzen darf. Nach Ablauf dieser Nutzungsdauer sollte der Materialempfänger verpflichtet sein, das Material an den Materialgeber herauszugeben oder es auf dessen Wunsch zu vernichten. Denn nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass das Material in der Folgezeit nicht an unbefugte Dritte gelangt.
In der Vergangenheit hat es wiederholt Versuche gegeben, einheitliche MTA-Standards festzulegen, um den Austausch von Materialien zu vereinfachen und damit zu beschleunigen. Genannt sei an dieser Stelle lediglich die Arbeitsgruppe „Material Transfer Agreements“ der „Association of University Technology Managers“ (AUTM). Trotz dieser Bemühungen sind zeitintensive Diskussionen bei der Verhandlung eines MTA keine Seltenheit.
Um den Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft den Abschluss eines MTA zu erleichtern, haben wir auf unserer Homepage ein Standard MTA unter folgendem Link als Download bereit gestellt: Service für die Industrie_Download
Rolf Herrlinger, Assessor jur.
Ansprechpartner für Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft:
Florian Beilhack, Assessor jur.
Rolf Herrlinger, Assessor jur.
Telefon: (089) 290919-0
